Os recursos amplamente utilizados em um produto têm direito à proteção da imagem comercial?
A resposta a essa questão foi consideravelmente reduzida, pelo menos para elementos amplamente utilizados no mercado, por uma recente decisão judicial num caso movido pela Deckers Outdoor Corp. contra a Last Brand Inc., que faz negócios como Quince. Quince é um varejista direto ao consumidor conhecido por vender looks de grife idiotas a preços mais baixos, ao mesmo tempo que promete qualidade semelhante ou comparável ao original.
A Deckers entrou com sua ação em 2023, alegando violação de três sapatos Ugg com base na imagem comercial, bem como uma reivindicação de patente. Ele disse que a mini bota Australian Shearling da Quince infringe a imagem comercial Ugg Classic Ultra Mini e sua patente dos EUA nº D927.161, e que sua bota Australian Shearling Button infringe sua imagem comercial Bailey Button Boot e o chinelo Australian Shearling Clog infringe sua imagem comercial Tasman.
Deckers pediu um julgamento sumário sobre suas reivindicações de imagem comercial federal e estadual, enquanto Quince buscou um julgamento sumário parcial sobre as reivindicações de imagem comercial. Deckers argumentou que suas imagens comerciais são “não funcionais” e que nenhuma das imagens comerciais oferece uma vantagem utilitária sobre outro design de bota ou tamanco no mercado. Ele também observou que muitos outros designs existem como alternativas. Decker também disse que as patentes que possui para seus sapatos Mini e Bailey Button são evidências presumíveis de não funcionalidade.
Como a juíza do tribunal distrital federal Araceli Martínez-Olguíne, no Distrito Norte da Califórnia, concluiu que uma imagem comercial com “funcionalidade utilitária ou estética não pode ser protegida pela lei de marcas registradas”, a moção de julgamento sumário de Deckers sobre reivindicações de imagem comercial estaduais e federais – o padrão para violação de imagem comercial é o mesmo sob as leis estaduais e federais – falhou porque não cumpriu o ônus de “mostrar a não funcionalidade estética”, algo que Deckers não abordou em o caso. Uma moção de julgamento sumário é apresentada quando há uma alegação de que não há fatos relevantes em disputa e que o assunto pode ser resolvido sem um julgamento com base nas evidências e na documentação apresentada no caso.
Ao determinar a moção de Quince para julgamento sumário parcial, o juiz federal concluiu que a lei de marcas registradas não protege a imagem comercial genérica. Ela também determinou que Deckers não conseguiu provar a não-genericidade. Como Quince mostrou que existem outras marcas que vendem botas de pele de carneiro até o tornozelo semelhantes, incluindo colocações de costura, como o Mini e mocassim e chinelos semelhantes ao Tasman, o varejista idiota recebeu julgamento sumário sobre suas “defesas de genericidade” novamente reivindicações de violação de imagem comercial de Deckers.
O caso ainda está em pauta no tribunal federal sobre a reivindicação de patente da Mini Boot, bem como uma reivindicação de imagem comercial envolvendo a bota Bailey Button em uma determinação de funcionalidade. Na reivindicação de patente, Quince tentou afirmar que a patente de Deckers é inválida porque é funcional e indefinida. Mas o juiz disse que as patentes têm direito a uma presunção de validade, e que esta pode ser superada “apenas por provas claras e convincentes”.
Os executivos da Deckers não retornaram um pedido de comentário até o momento.
